商標註冊失敗!! 天啊~想申請的商標竟然沒通過,不可能吧?花錢申請商標還會遇到這種事,簡直沒有更扯只有最扯!

事實上,商標不得註冊的情況相當多,記載在商標法第29條及第30條,以下將就常見被審查委員發「核駁卡」的「識別性問題」來說明。

如果各位很不幸的看到您的「核駁卡」是這種核駁理由,您可以有兩種答辯方式來拯救您的商標申請,第一種是證明您的商標有「先天識別性」、第二種是證明您的商標有「後天識別性」。

 什麼是「先天識別性」與「後天識別性」呢?

所謂「先天識別性」,是指商標無須經由使用,便可取得識別能力。簡單來說,就是這個商標存在感很強,不用打廣告就能讓人快速留下印象。例如屬於獨創詞彙的獨創性商標「震旦」、與電腦商品無關聯性的任意性商標「蘋果APPLE」、暗示洗衣效果的暗示性商標「一匙靈」。

相對地,所謂的「後天識別性」則是指此商標本身對消費者而言,已具有既有的第一種意義,但是在經過業者使用後,又讓消費者可將商標與業者的商品/服務產生聯想,方才形成可作為商標使用的第二種意義。

例如知名味丹企業「多喝水」商標,「多喝水」本身已具有勸人多補充水分的既定意義,但是經過味丹企業大力宣傳使用下,已經讓消費者可直接聯想到其名下的礦泉水商品。

具先天識別性

  1. 獨創性
    例如:「震旦」用於電信加值網路傳輸服務、「普騰」用於電視機
  2. 任意性
    例如:「蘋果APPLE」、「黑莓BlackBerry」使用於電腦等
  3. 暗示性
    例如:「快譯通」用於電子辭典、「一匙靈」用於洗衣粉商品

不具先天識別性
但仍可能取得後天識別性

  1. 僅描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性說明所構成
    例如:「燒烤」用於餐廳服務;「記憶」用於枕頭、床墊等
  2. 僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成
    例如:阿拉比卡咖啡樹品種等
    應注意的是,此項即便經過使用,仍不得取得商標註冊。
  3. 僅由其他不具識別性之標識所構成
    例如:單一字母、型號、單純數字、簡單線條或基本幾何圖形、姓氏、習見宗教神祇、用語與標誌、標語、成語等

 那麼該如何答辯商標具有「先天識別性」、「後天識別性」呢?


「先天識別性」大致需要有以下幾點可作為說明理由:

  1. 說明您的商標具創意的理由:

    可用來讓審查委員理解您申請商標有透過一定程度的推理、想像、思考等方式,而不是您隨便想想就跑去申請,而讓您的商標申請通過。

  2. 商標非指定服務或商品的通用標章和名稱:
    1. 可藉由字典等客觀資料來舉證過去的使用方式與本商標使用方式的差異。使用方式差異越大,越可能被認定屬於「獨創性」、「任意性」商標。

      譬如說您想開間針織店叫做「勾心鬥角針織工坊」,便可利用字典舉證其中的勾心鬥角起初是用來指宮室建築結構的交錯和精巧。後來比喻用盡心機,明爭暗鬥。並說明您的商標取作「勾心鬥角針織工坊」是為了間接暗喻店內陳列的針織類商品織法精心巧妙,而跳脫原有成語既定的概念。

    2. 在網路時代,網路搜尋結果也是相當不錯的客觀資料,例如「勾心鬥角」的搜尋結果如前幾頁是字典解釋、後幾頁是宮廷劇介紹,即便將「勾心鬥角」加上縫紉、針織搜尋,也找不到有人用在針織類商品,這樣的搜尋結果也支持了我們上一點的論點,如果搜尋結果是呈現自己商品排行在前幾名的結果,那麼更是強力的證明。

    3. 說明申請商標非競爭同業會採用或採用可能性小的用語,可消解審查委員認為可能影響公平競爭的疑慮。

    如果您申請商標關於「先天識別性」的部分沒有信心,還可進一步補充關於「後天識別性」的答辯內容,來爭取獲准商標註冊。



想符合「後天識別性」,需要有兩個要件:

  1. 商標已使用。
  2. 相關消費者已可認定商標來源。

關於商標已使用的部分,雖然並不難舉證,但困難的是舉證相關消費者已可認定商標對應商品/服務來源。

對此,商標法逐條釋義中有列舉可提供的事證,整理如下供各位參考:

  1. 商標使用方式、時間長短及同業使用情形。
  2. 銷售量、營業額與市場佔有率。
  3. 廣告量、廣告費用、促銷活動的資料。
  4. 銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍。
  5. 各國註冊的證明。
  6. 市場調查報告。
  7. 其他可作為後天識別性的證據。

由上列項目可知,想取得「後天識別性」並非容易的事。可以的話,還是盡量想個有先天識別性的商標囉,畢竟想取得「後天識別性」要投入的資金實在很可觀。


先前提及的「多喝水」商標,味丹企業便是投入許多資金,密集於各大電視台的黃金時段強力廣告播送,才能快速曝光、迅速讓消費者留下深刻印象,據智財局資料,「多喝水」商標於一個月內便快速透過後天識別性取得的商標。其他耳熟能詳的商標,還有「生命 就該浪費在美好的事物上」、「大家說英語 let's talk in English」,這些商標也都是投入許多廣告行銷,才能獲准商標註冊。

商標註冊失敗,要如何上訴答辯|商標

 結論

由上述介紹可以了解到,商標答辯並不是容易的工作,對申請人而言,需要仔細思考答辯內容,而對審查委員來說,也需要花費不少時間審酌,簡言之,雙方都非常燒腦,所以即便申請案可以順利答辯獲准,但難免還是延宕了不少時間,加上期間所耗費的時間和心力,其實都是蠻折騰人的。

所以在送出商標申請前,在設計上就應盡可能讓商標具有「先天識別性」,以避免遇到「識別性問題」,此外,申請前也應做好商標檢索工作,避免遇到與申請或註冊在前商標近似問題,除了可盡快獲准商標取得保護,也可避免未來侵害他人註冊商標的風險。

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